上海知识产权法院(“上海知产法院”)近期做出了一项判决1,明确了《中华人民共和国反不正当竞争法》(“《反不正当竞争法》”)如何适用于在其他司法辖区恶意取得商标注册后以此对中国境内经营者发起维权(包括提交下架请求和发送警告函)的侵权行为。
案例摘要
本案原告为 “DOC”品牌防护口罩的中国制造商——新石器科技有限公司。被告方包括四个关联主体:一对分别姓蒋和甘的夫妇,由蒋某控制的一家香港公司,以及由甘某控制的一家上海公司。
2016年,原告开始向多个国家的客户销售DOC品牌的口罩,逐渐建立了市场知名度。但原告并未在中国或其他国家注册其商标。
与此同时,2020年,蒋某通过其上海公司开始从原告处采购口罩,并在欧洲进行分销。同年,其上海公司和香港公司分别在中国和欧盟针对第10类商品(涵盖医用口罩)抢先申请了原告的商标“DOC+Care”。其中,中国的商标申请被驳回,而欧盟的申请则于2021年4月成功注册。在欧盟商标注册获准后不久,被告便对原告发起了一系列行动,包括:
- 向原告发送警告信;
- 向阿里巴巴国际站提交下架请求,要求平台下架原告网店中的商品;
- 向原告在德国的经销商施压,促使其终止与原告的合作关系;及
- 在中国向地方市场监督管理局(行政执法机关)提出行政投诉。
原告称,被告上述行为已对其商业经营造成严重损害,包括阿里巴巴国际站店铺的关停、与关键经销商的合作关系中断,以及出口销售额下降达60%。因此,原告向上海市虹口区人民法院提起民事诉讼,依据《反不正当竞争法》第二条的一般性条款主张被告构成不正当竞争,要求被告赔偿其有关损失。原告特别指出,被告明知原告对“DOC”商标的在先使用,仍恶意抢注近似的欧盟商标,并以此干扰原告正常经营。对此,被告则辩称,其在欧盟注册的商标合法有效(原告尚未通过一般程序将该注册商标无效),因此其维权行动具有法律依据。
在一审判决中,上海市虹口区人民法院认定,被告向阿里巴巴国际站提交下架请求、向原告的德国经销商发出警告函的行为,违反了诚实信用原则和商业道德,导致原告市场销售渠道和出口利益受损,构成《反不正当竞争法》第二条所规定的不正当竞争行为。基于上述认定,法院判令其中两名被告——蒋某及其香港公司——向原告赔偿经济损失人民币50万元(约合7万美元)。
蒋某及其香港公司不服一审判决,向上海知产法院提起上诉。上海知产法院驳回其上诉请求。
案件意义
本案对品牌权利人的意义包含如下几个方面。
1.《反不正当竞争法》可适用于利用外国注册商标干扰中国境内经营者的主体。
尽管本案中,其中一名被告/上诉人为香港公司,且其持有的是欧盟商标注册,其部分行为(如向德国经销商发出警告信)针对的是境外主体,但法院仍认定中国为行为地,并依法适用中国法律。法院作出此认定的依据包括: (a)被告/上诉人的行为明确针对中国企业,且对该企业在中国境内造成了实质性损害;(b) 涉案的跨境电商平台阿里巴巴国际站系于中国设立。此外,原被告在侵权发生后一致同意适用《反不正当竞争法》。
法院将上述行为视为起因自中国的不正当竞争行为的直接延伸,体现出中国法院愿意为品牌权利人提供救济手段,以应对损害中国境内经营者利益的域外不正当竞争行为。
2. 持有域外商标权并不当然阻却国内不正当竞争行为的认定。
针对被告/上诉人所持有的欧盟商标注册,上海知识产权法院的判决确认了在恶意抢注的情况下,持有域外商标权不能阻却国内不正当竞争行为的认定。 法院认为,被告在欧盟的注册商标是否有效,不在该案不正当竞争案由的考量范围之内,法院需要判断的是,被告域外商标注册行为正当与否。虽然没有明确说明,上海知产法院显然持这样一种观点:原告在依据《反不正当竞争法》寻求救济以前,并非必须要先将被告的欧盟商标宣告无效(其他的中国法院在处理涉及中国境内恶意抢注商标的纠纷时也采纳了类似的观点)。
值得注意的是,上海知产法院也对欧盟相关法律进行了分析,认定无论在中国法域还是在欧盟法域,就同一种或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在的,均属于恶意抢注行为,该商标注册行为本身不具有正当性。
结合有关双方此前业务往来的证据材料,上海知产法院最终认定被告的欧盟商标注册具有明显恶意,尤其是其后续一系列行为均发生在注册完成后不久,进一步表明其行为具有蓄意打击原告/被上诉人出口业务的企图,构成有组织、有预谋的不正当竞争行为。
《反不正当竞争法》修订后的未来争议
2025年6月,全国人大通过了对《反不正当竞争法》的修订,新增第四十条,明确规定在中国境外实施的不正当竞争行为,扰乱境内市场竞争秩序,损害境内经营者或者消费者的合法权益的,依照该法规定处理。尽管条文未明言,但该规定显然涵盖了在境外发生的恶意商标抢注以及侵犯商业秘密等行为。
此次修法中关于域外适用的规定并非中国法律首次采纳类似做法。此前,《中华人民共和国反垄断法》(2022年修订)、《中华人民共和国网络安全法》(2017年施行)、《中华人民共和国数据安全法》(2021年施行)、《中华人民共和国个人信息保护法》(2021年施行)均已有类似规定,即针对发生在境外、但对中国境内主体造成损害的行为可以依据这四部法律提起诉讼。
修订后的《反不正当竞争法》将于2025年10月15日正式生效。但如本文中案例所示,在新法正式施行前,中国法院有可能已经依据《反不正当竞争法》第二条的一般条款,针对类似的境外不正当竞争行为提供司法救济。
如需了解本次《反不正当竞争法》修订的更多信息,请参见此链接。